描述性商标的保护限制

作者：李静、李居镁

案情简介：

2012年8月28日，北京北部体育文化有限公司（以下简称“北部公司”）核准注册了“泥浆”文字商标，核定服务项目为组织体育比赛等。2014年6月，西安沣东城建开发有限公司（简称：沣东公司）、西安沣东沣河景区管理有限公司（简称：沣河公司）联合华商网、华商报和陕西足协举办了“大美沣河幸福格桑花季”沣东城建杯陕西省首届泥浆足球宝贝大赛。泥浆足球宝贝大赛活动的标志性宣传图片是以沣河景区风景为背景，以一条幅横向贯穿的圆形为显著图案，条幅以上的半圆中写有“大美沣河！幸福格桑花季！”并且条幅中用大字标注“沣东城建杯陕西首届泥浆足球宝贝大赛”，同时在宣传图片上列明了沣东公司与沣河公司为活动主办方，陕西足协为联合主办方，华商网、华商报为协办方，宣传图片左上角标有“沣东城建”、“沣东沣河生态景区”字样。2014年10月16日，北部公司起诉沣东公司、沣河公司、华商网、华商报和陕西足协共同侵犯其“泥浆”注册商标专用权。我所律师作为沣东公司、沣河公司的共同代理人参加了本案一审和二审,均取得了胜诉的判决结果。

一、描述性商标的界定

商标是用来区分商品或服务的来源并使人将其与其它商品或服务的来源区别开来的标记。所谓描述性商标，是指商标的内容或含义表述了该商标所使用的商品或服务，或者表述了该商品或服务的成份、性质、用途、功能、特点、质量、重量、数量或其他的特点。一个商标是否属于描述性商标,与该商标所使用的商品或服务密切相关。比如一家做纯净水的企业注册了“纯净”的文字商标，由于该商标描述了该企业生产的纯净水的主要特点，因此该商标属于描述性商标。反之，如果一家做手机的企业，将“纯净”申请为该企业所生产的手机的商标，由于该商标与其所标示的商品之间没有直接的关联性或关联性不明显，则该商标不属于描述性商标。

在本案中,北部公司将“泥浆”二字作为组织体育比赛的商标，注册商标的核准使用范围包括举办泥浆足球比赛。根据《现代汉语词典》和《汉典》中的相关解释可知，“泥浆”是指泥土和水混合而成的半流体。如同水上排球是指在水上举行的排球比赛，泥浆足球则是指在泥土和水的混合物中举行的足球比赛。可见，“泥浆”与其注册使用的服务——泥浆足球比赛具有密切的联系，“泥浆”二字正好描述了泥浆足球比赛的比赛内容和场地。因此，北部公司注册的“泥浆”商标属于典型的描述性商标。

二、描述性商标的保护限制

商标是为了将不同来源的商品或服务区别开来，因此商标最核心的要素在于显著性。如果一个标记缺乏显著性，则该标记不能作为商标注册。而商标的显著性强弱，首先取决于商标与其所使用的商品或服务之间的关系。一个商标与其所指代的商品或服务之间的联系越密切，则该商标的显著性越弱。反之亦然。由于描述性商标与其所使用的商品或服务之间具有必然联系，因此描述性商标的显著性较弱。与显著性较强的其他商标相比，描述性商标的保护范围必然受到限制。

另一方面，商标的基本功能在于，使相关公众通过商标识别不同商品或服务的来源。这种识别功能是为相关公众识别被标识的商品或服务来源提供保障，使人能够将其与他人提供的商品或服务区别开来。商标受保护的基础最终体现在具有识别功能。可见，商标法的立法目的是为了防止相关公众对商品和服务的来源产生混淆，而不是让商标专用权人通过商标对商品或服务市场进行垄断。因此，《商标法》第五十九条规定:“注册商标中含有本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名的，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”这表明，商标法对描述性商标的保护仅仅局限于由这种商标权所带来的作为商标的“第二含义”，而其原有的描述性的“第一含义”仍然保留在公共领域供公众自由使用。

在本案中，由于“泥浆”二字具有描述性的第一含义，因此“泥浆”商标的显著性较差，保护范围也因此受到限制。商标法对“泥浆”商标的保护仅仅局限于其在长期的使用过程中所取得的作为商标的第二含义，而其描述泥水混合物的第一含义则继续留在公共领域。北部公司虽然为“泥浆”注册商标的商标专用权人，但是北部公司无权禁止他人在描述性第一含义的范围内使用“泥浆”二字，而只有他人将“泥浆”二字作为商标非正当使用时，北部公司才有权禁止他人使用。

三、描述性商标的非商标性使用

描述性商标具有描述性的第一含义和作为商标的第二含义。如果他人仅使用描述性商标的第一含义，而不是将描述性商标作为商标来使用，则无需经过商标权人的许可。可见，是否属于商标性使用，是判定该使用行为是否需要经过商标权人许可，是否可能构成商标侵权的关键。那么，如何判定一种商标使用行为是商标性使用，还是非商标性使用呢？

根据我国《商标法》第四十八条的规定：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”由此说明，构成商标性使用应同时具备三个条件：一是商标必须在商业活动中使用；二是使用商标是为了标示商品或服务的来源；三是通过使用商标能够使相关公众识别商品来源。商标性使用是将一个标记作为商标使用的行为，也是构成商标侵权的前提条件。如果使用人对注册商标的使用并不满足商标性使用的三个条件，则使用人的使用行为属于非商标性使用，不可能构成商标侵权行为。

在本案中，五被告举办泥浆足球宝贝大赛过程中对“泥浆”二字的使用，属于对其描述性含义的使用，还是属于对其作为商标的第二含义的使用？我们可以按照上面的三个条件来逐一判定。

首先，五被告举办泥浆足球宝贝大赛的场地——西安市沣东新城沣河湿地公园系公益性开放式免费公园，五被告举办的泥浆足球宝贝大赛完全属于公益性活动，活动期间没有以任何方式向参赛民众和观看群众收取任何费用，也没有以任何方式进行广告招商获利，更没有以其他任何方式获取其他利益。因此，五被告举办的泥浆足球宝贝大赛并非商业活动，五被告对“泥浆”一词的使用不满足商标性使用的第一要件。

第二，五被告在举办泥浆足球宝贝大赛的活动期间使用“泥浆”字样不是为了标示商品或服务的来源，而是为了对一场在泥浆中举行的足球宝贝选秀比赛进行客观描述和说明。如果不使用“泥浆”字样就无法准确描述该选秀比赛的内容、性质和特征，因而这种描述具有正当性和不可替代性。更何况，在活动宣传期间，五被告已经明确告知相关公众本次活动的主办方、联合主办方和协办方，根本无需相关公众通过“泥浆”二字来判断服务的提供者。因此，五被告对“泥浆”一词的使用不满足商标性使用的第二要件。

第三，五被告使用“泥浆”字样的行为并未使相关公众对服务的来源产生混淆。五被告举行泥浆足球宝贝大赛期间，用大字显著标注了“沣东城建”字样，明确告知相关公众该活动由沣东城建公司举办，可见五被告并不希望消费者混淆服务来源。再者，截至五被告举办泥浆足球宝贝大赛为止，原告注册的“泥浆”商标核定使用的时间较短，“泥浆”商标在活动举办地的知名度不高，识别显著性也不高，其知名度尚无法与“沣东城建”、“沣河景区”字样相比，很难造成相关公众对服务来源的混淆。因此，五被告对“泥浆”一词的使用也不满足商标性使用的第三个要件。

由于以上三个要件均不具备，故而五被告使用“泥浆”字样的行为属于非商标性使用，不满足构成商标侵权的前提条件。五被告在举办泥浆足球宝贝大赛的过程中仅仅使用了“泥浆”的第一含义，并没有将“泥浆”二字作为商标来使用，其使用行为具有正当性。因此，五被告使用“泥浆”二字并未侵犯北部公司的注册商标专用权。

四、对企业商标战略的启示

商标法保护商标权人的注册商标专用权。一般而言，商标专用权人对其注册的商标在其核准使用的商品或服务上具有排他性专用权。在商标的有效期内，未经商标专用权人许可，任何人不得随意使用其注册商标。但是，由于描述性商标“先天不足”——具有描述性的第一含义，显著性较弱，保护范围也相应受限，因此商标专用权人无权禁止他人对描述性商标的第一含义的正当使用。因此，从描述性商标保护的限制性来看，为了企业品牌的长远发展，企业在制定商标发展战略时，要充分考虑企业生产的商品或提供的服务与将要注册的商标之间的关联性，应当尽量避免注册描述性商标，以使注册商标的保护范围最大化。