拟上市公司核心技术人员与前任职单位职务发明有关问题研究

深圳汉弘数字印刷集团股份有限公司于2020年4月16日向上交所提交首次公开发行股票并在科创板上市的申请，后于同年11月13日撤回申请材料，上交所于次日宣布终止审核。根据披露文件，汉弘集团折戟的关键原因即是竞争对手深圳市润天智数字设备股份有限公司针对汉弘集团在核心技术侵权、虚假销售、环保违法的不断举报，以及润天智自2019年1月起便提起针对其前员工同时也是汉弘集团核心技术人员的技术秘密侵权诉讼。虽案件一审判决驳回了润天智的诉讼请求，但润天智提起上诉，案件二审程序当时正在进行，汉弘集团也在反馈回复中着重说明不存在对任意一名核心技术人员及争议技术的重大依赖，上述诉讼不会对公司核心技术、技术研发及生产经营带来重大不利影响，但最终汉弘集团IPO之路还是止步于核心技术人员与前任职单位的知识产权纠纷。

关键技术的知识产权是拟上市公司的重要竞争力和核心资产，其权利的独立完整性、是否存在瑕疵或潜在纠纷等是企业上市过程中监管机构审核的重点关注问题，拟上市公司使用的技术专利如果可能被认定为第三方的职务发明而归属于其所在单位，将对拟上市公司的资产和技术独立完整产生重要影响，并对企业上市造成障碍。

一、职务发明有关法律法规及司法解释

1、《专利法》第六条    执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位，申请被批准后，该单位为专利权人。

利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。

2、《专利法实施条例》第十二条     专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：

(一)在本职工作中作出的发明创造；

(二)履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；

(三)退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。

专利法第六条所称本单位，包括临时工作单位；专利法第六条所称本单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。

3、《民法典》第八百四十七条  职务技术成果是执行法人或者非法人组织的工作任务，或者主要是利用法人或者非法人组织的物质技术条件所完成的技术成果。

4、《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释(2020修正)》第二条       民法典第八百四十七条第二款所称“执行法人或者非法人组织的工作任务”，包括：

（一）履行法人或者非法人组织的岗位职责或者承担其交付的其他技术开发任务；

（二）离职后一年内继续从事与其原所在法人或者非法人组织的岗位职责或者交付的任务有关的技术开发工作，但法律、行政法规另有规定的除外。

法人或者非法人组织与其职工就职工在职期间或者离职以后所完成的技术成果的权益有约定的，人民法院应当依约定确认。

第三条  民法典第八百四十七条第二款所称“物质技术条件”，包括资金、设备、器材、原材料、未公开的技术信息和资料等。

第四条  民法典第八百四十七条第二款所称“主要是利用法人或者非法人组织的物质技术条件”，包括职工在技术成果的研究开发过程中，全部或者大部分利用了法人或者非法人组织的资金、设备、器材或者原材料等物质条件，并且这些物质条件对形成该技术成果具有实质性的影响；还包括该技术成果实质性内容是在法人或者非法人组织尚未公开的技术成果、阶段性技术成果基础上完成的情形。但下列情况除外：

（一）对利用法人或者非法人组织提供的物质技术条件，约定返还资金或者交纳使用费的；

（二）在技术成果完成后利用法人或者非法人组织的物质技术条件对技术方案进行验证、测试的。

二、职务发明的认定要点

根据前述法律法规，可知职务发明的认定要点如下：

1、职务发明认定的前提是发明人与单位之间存在劳动关系或者临时工作关系。而判断发明人与单位之间工作关系的性质，应当约定优先，在没有约定的情况下，才需要根据双方所实施的实际行为和结果进行综合判断。

2、发明专利与原单位担任职责及承担任务之间的相关性，是裁判退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内申请的发明专利是否被认定为职务发明，知识产权申请权是否属于原单位的关键。

最高院通过第158号指导案例释明，判断是否属于与在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务“有关的发明创造”时，应注重维护原单位、离职员工以及离职员工新任职单位之间的利益平衡，综合考虑以下因素作出认定：

一是离职员工在原单位承担的本职工作或原单位分配的任务的具体内容；

二是涉案专利的具体情况及其与本职工作或原单位分配的任务的相互关系；

三是原单位是否开展了与涉案专利有关的技术研发活动，或者有关的技术是否具有其他合法来源；

四是涉案专利（申请）的权利人、发明人能否对专利技术的研发过程或者来源作出合理解释。

3、利用本单位的物质技术条件是判断是否构成职务发明的重点，包括职工在技术成果的研究开发过程中，全部或者大部分利用了法人或者非法人组织的资金、设备、器材或者原材料等物质条件，并且这些物质条件对形成该技术成果具有实质性的影响；还包括该技术成果实质性内容是在法人或者非法人组织尚未公开的技术成果、阶段性技术成果基础上完成的情形。

一、拟上市公司的核心技术人员如曾在同行业公司或高校任职，监管部门较为关注其任职合法合规性以及在发行人任职期间形成的职务发明是否存在纠纷，是否属于核心技术人员在原单位任职时的职务发明。

1、泽达易盛（688555），请发行人说明：……（3）结合实际控制人、董事和高级管理人员在同行业公司和科研院所的任职情况、研发团队与核心技术人员的任职履历与职务发明情况，说明发行人现有核心技术和相关专利是否来自上述人员之前在其他公司（单位）任职时的职务发明，发行人是否与相关科研院所、同行业公司或研发人员存在纠纷及潜在纠纷。

2、华培动力（603121），请说明是否存在对核心技术人员的依赖，是否与其他机构或研发人员存在纠纷及潜在纠纷；说明专利、核心技术是否涉及相关技术人员在原单位的职务成果，技术人员是否违反竞业禁止的有关规定，是否存在违反保密协议的情形，是否可能导致发行人的技术存在纠纷及潜在纠纷。

3、运达股份（300772），请说明发行人核心技术的来源及形成、发展过程；说明发行人现有各项专利、软件著作权、非专利技术等核心技术，是否涉及董事、监事、高级管理人员或其他核心人员在曾任职单位的职务成果，是否存在权属纠纷或潜在纠纷；前述人员是否违反与曾任职单位之间的竞业禁止协议（义务）或保密义务；发行人报告期内是否存在知识产权纠纷或诉讼。

二、如拟上市公司与高校或其他公司存在研发上的合作关系，监管部门重点关注知识产权的归属，核心技术人员任职或兼职的合法合规性，拟上市公司是否受让、使用属于院校人员职务发明的专利或其他知识产权、核心技术的情况。

1、威胜信息（688100），请发行人补充披露：（1）与各高校合作模式，研究成果及知识产权的分配安排；（2）是否曾受让、使用或以其他方式受益于来源于高校的技术、人员、设备或其他支持；（3）是否存在受让、使用权属于高校人员职务发明的专利或其他知识产权、核心技术的情况；（4）是否存在相关知识产权的权属纠纷或诉讼。

2、科前生物（688526），请保荐机构、发行人律师对发行人核心技术来源及权属事项进行详细核查：（1）属于华中农大或其他相关方职务发明的，保荐机构、发行人律师应当进行详细核查，充分说明是否取得所在单位或权利人的同意，是否采取了防范风险、解决争议或潜在纠纷的有效措施；

3、金博股份（688598），请保荐机构和发行人律师就下列事项核查并发表意见：（1）廖寄乔及其他曾在中南大学任职人员（如有）在发行人处拥有权益、担任职务或承担工作，是否取得中南大学同意，是否符合《公司法》、中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》和中共教育部党组《关于进一步加强直属高校党员领导干部兼职管理的通知》、教育部办公厅《关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》等相关法律法规和规范性文件的任职资格规定，是否履行了审批、备案或其他必要程序；（2）发行人研发人员的主要成果是否涉及职务发明，是否存在侵害第三方合法权益的情形，是否存在纠纷或潜在纠纷；（3）发行人对中南大学是否存在技术依赖；（4）发行人与中南大学控制的企业是否存在影响独立性的同业竞争或关联交易。

三、公司或核心技术人员的知识产权是否存在侵害第三方合法权益的情形，是否存在纠纷或潜在纠纷，是否对争议的知识产权存在技术依赖。

1、恒强科技（未上市），发行人实际控制人胡军祥曾持有华祥电子30%股份，并于2009年11月取得华祥电子100%股权。此外，发行人的部分董监高、研发工程师也曾在华祥电子任职。请发行人代表说明：……（2）发行人重要专利技术的取得方式及时间，并结合研发团队成员的工作经历，说明发行人是否存在侵犯第三方知识产权的情况，是否存在法律纠纷或潜在的法律纠纷；

2、航天模塑（未上市），关于发行人的核心专利，请发行人代表说明：（1）发行人竞争对手拓自达起诉发行人侵害其发明专利诉讼的主要争议情况、案件审理情况及公司涉及的相关产品情况，案件二审胜诉后相关产品、专利是否还会存在其它潜在纠纷或争议；（2）募投项目“两层法挠性覆铜板”核心技术路线是否存在侵犯他人专利的情形，夏登峰为发行人提供技术支持的具体时间及具体方式，与在天诺光电任职时间是否发生重合；（3）发行人创始股东、董监高和核心技术人员是否存在违反与原单位的竞业禁止的协议或承诺，是否会导致发行人出现知识产权纠纷或争议；（4）发行人主要产品和核心知识产权是否还存在其它纠纷或潜在法律风险，相关信息披露是否真实准确完整，风险揭示是否全面、充分。

一、上市公司反馈答复案例

1、运达股份（300772）

问询：请说明发行人核心技术的来源及形成、发展过程；说明发行人现有各项专利、软件著作权、非专利技术等核心技术，是否涉及董事、监事、高级管理人员或其他核心人员在曾任职单位的职务成果，是否存在权属纠纷或潜在纠纷；前述人员是否违反与曾任职单位之间的竞业禁止协议（义务）或保密义务；发行人报告期内是否存在知识产权纠纷或诉讼。

回复：“本所律师查阅了机电院及发行人历史上研发项目的合同；查阅了发行人作为核心技术的专利和软件著作权的专利证书、软件著作权证书，查阅了发行人董监高和核心技术人员的简历；访谈了发行人的高级管理人员、核心技术人员及相关人员，对发行人核心技术的来源及形成、发展过程进行核查；获取了机电院关于发行人核心技术是否涉及杨震宇等发行人董监高和核心技术人员在机电院的职务成果、是否存在权属纠纷或潜在纠纷、是否与机电院签署竞业禁止协议（义务）或保密义务的书面确认；对国家知识产权局专利复审委员会网站……等网站进行了查询。……

1、发行人的核心技术不涉及董事、监事、高级管理人员或其他核心人员在曾任职单位的职务成果。

参与发行人核心技术开发与研究的董监高或其他核心人员主要有叶杭冶、许国东……，除许国东外，其余或仅在机电院和公司任职，或仅在公司任职，未涉及其它任职单位。

……机电院已书面确认发行人取得的各项核心技术不涉及杨震宇、叶杭冶等人曾在该单位任职时的职务成果，与机电院不存在权属纠纷或潜在纠纷。

许国东自2002年7月始在运达有限担任工程师职务，2004年1月至2006年12月期间曾在上海成原自动化仪表系统有限公司担任副总工程师，之后又回到运达有限工作。上海成原自动化仪表系统有限公司未生产或经营与发行人同类产品，发行人各项核心技术未涉及许国东在上海成原自动化仪表系统有限公司的职务成果，不存在权属纠纷或潜在纠纷。

2、前述人员未与曾任职单位签署竞业禁止协议或保密协议……

（三）发行人报告期内不存在知识产权纠纷或诉讼

通过对国家知识产权局专利复审委员会网站……等网站进行查询，并经发行人知识产权管理部门负责人确认，报告期内发行人不存在知识产权纠纷或诉讼。”

2、威胜信息（688100）

问询：请发行人补充披露：（1）与各高校合作模式，研究成果及知识产权的分配安排；（2）是否曾受让、使用或以其他方式受益于来源于高校的技术、人员、设备或其他支持；（3）是否存在受让、使用权属于高校人员职务发明的专利或其他知识产权、核心技术的情况；（4）是否存在相关知识产权的权属纠纷或诉讼。

回复：“1、与各高校合作模式，研究成果及知识产权的分配安排……

2、是否曾受让、使用或以其他方式受益于来源于高校的技术、人员、设备或其他支持。……但前述高校及科研院所与发行人之间从未有过股权投资关系，且不曾参与发行人日常生产经营管理工作。除上述协议约定的合作事项外，亦无其他重大经营方面往来，发行人不存在曾受让、使用或以其他方式受益于来源于高校的技术、人员、设备或其他支持的情形。

3、是否存在受让、使用权属于高校人员职务发明的专利或其他知识产权、核心技术的情况。发行人及其控股子公司原始取得的专利及计算机软件著作权系相关研发人员在发行人从事本职工作期间完成，不存在相关研发人员利用其在其他单位的职务成果、执行其他单位的任务或者利用其他单位的工作条件进行研究开发的情形。发行人及其控股子公司不存在自高校或其相关人员受让取得的专利或其他知识产权的情形。

截至目前，……，上述研究开发成果不属于发行人的核心技术且尚未形成知识产权，根据协议，相关研究开发成果及后续形成的知识产权权利（如有）归发行人所有。……

综上所述，发行人不存在受让、使用属于高校人员职务发明的专利或其他知识产权、核心技术的情况。

4、是否存在相关知识产权的权属纠纷或诉讼。上述高校与科研院所与发行人之间就知识产权的成果归属约定明确清晰，不存在知识产权权属纠纷或诉讼。

（二）核查程序及核查意见

1、核查程序

保荐机构及发行人律师履行了如下主要核查程序：

（1）保荐机构审阅了发行人及其控股子公司与中南大学……签订的合作协议。

（2）审阅发行人及其子公司的知识产权权属证书，取得知识产权主管部门出具的查询文件，并通过网络检索、审阅非原始取得知识产权的转让合同等方式核查发行人非原始取得知识产权的来源。

（3）审阅发行人与核心技术人员、高校联合培养博士后签订的《劳动合同》、《保密协议》、《竞业限制协议》，并核查上述人员的劳动关系及职务发明情况。

（4）审阅发行人最近三年的审计报告，核查报告期内营业外支出中是否存在知识产权权属诉讼相关费用。

（5）取得发行人的相关说明……

（6）通过访谈部分合作高校人员和取得部分合作高校及科研院所出具的确认函的形式……

（7）通过查询中国裁判文书网……及通过搜索引擎进行检索，走访发行人住所地人民法院，核查发行人是否存在与知识产权相关诉讼、纠纷。”

3、金博股份（688598）

问询：请保荐机构和发行人律师就下列事项核查并发表意见：（1）廖寄乔及其他曾在中南大学任职人员（如有）在发行人处拥有权益、担任职务或承担工作，是否取得中南大学同意，是否符合《公司法》、中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》和中共教育部党组《关于进一步加强直属高校党员领导干部兼职管理的通知》、教育部办公厅《关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》等相关法律法规和规范性文件的任职资格规定，是否履行了审批、备案或其他必要程序；（2）发行人研发人员的主要成果是否涉及职务发明，是否存在侵害第三方合法权益的情形，是否存在纠纷或潜在纠纷。

回复：“1、廖寄乔及其他曾在中南大学任职人员（如有）在发行人处拥有权益、担任职务或承担工作、是否取得中南大学同意。廖寄乔为高校普通教师，不属于高校党政领导干部，其对外投资不违反相关法律法规的规定。此外，根据中南大学出具的《确认函》……

2、廖寄乔在发行人处任职是否符合《公司法》……等相关法律法规和规范性文件的任职资格规定，是否履行了审批、备案或其他必要程序

（1）《公司法》关于董事、高级管理人员任职资格的规定……，经核查廖寄乔提供的调查表并检索中国裁判文书网，廖寄乔不存在上述任一情形，廖寄乔符合《公司法》关于董事、高级管理人员任职资格的规定。

（2）关于高校党政领导干部对外投资及兼职的规定……，经访谈廖寄乔，廖寄乔在中南大学未担任领导职务，仅为学院教授，属于高校普通教师，不适用上述规定。

（3）关于普通高校教师及职工兼职的主要规定……

根据上述规定，廖寄乔作为高校普通教师，其在发行人的任职不违反相关法律法规规定。廖寄乔已于2019年6月与中南大学、中南大学粉末冶金研究院签订了《中南大学教职工离岗创业协议书》。此外，根据中南大学出具的《确认函》，廖寄乔在金博股份及其前身任职已取得中南大学的批准，符合中南大学的相关规定。……

（二）发行人研发人员的主要成果是否涉及职务发明，是否存在侵害第三方合法权益的情形，是否存在纠纷或潜在纠纷

发行人主要研发人员的基本情况及主要成果如下：……

上述发明人中，廖寄乔原任职单位为中南大学二级学院，根据中南大学出具的《确认函》……

根据上述研发人员的书面确认……综上所述，发行人研发人员的主要成果不涉及原单位的职务发明，不存在侵害第三方合法权益的情形，不存在纠纷或潜在纠纷。”

根据上市公司反馈答复案例，我们可对中介机构在应对监管机构问询的答复思路及拟上市公司做好核心技术人员及职务发明相关合规措施做出总结。

二、中介机构答复思路

中介机构在答复监管机构问询时，可考虑着重从下列角度论述：

1、对核心技术人员的任职履历及教育背景进行披露，通过比对相关技术专利研发形成时间与核心技术人员的任职经历，论证不属于职务发明。如无法从时间角度排除职务发明可能的，则需要进一步对相关技术的形成过程进行分析，结合职务发明认定要点，从核心技术人员与前单位是否构成劳动关系或临时工作关系及是否对职务发明作出约定、有关技术专利的研发活动与核心技术人员在前任职单位的工作职责是否存在联系、有关技术专利的研发是否主要利用了前任职单位的物质技术条件等方面论述不属于职务发明。理想情况下，取得前任职单位关于有关技术专利非职务发明的说明，可以有效确认相关技术专利的权利归属，避免潜在纠纷。具体的核查方式包括列示技术专利的研发形成时间、对核心技术人员及其原任职单位进行访谈、核心技术人员和原单位出具确认函等。

2、如发行人存在与高校或其他公司合作研发形成的技术专利，应具体说明合作模式、有关研发人员任职或兼职的合法合规性、研究成果及知识产权的分配安排，并对是否存在受让、使用权属于高校或其他公司人员职务发明的专利或其他知识产权、核心技术的情况，以及是否曾受让、使用或以其他方式受益于来源自高校或其他单位的技术、人员、设备或其他支持。具体核查方式包括列示拟上市公司与高校或其他公司的合作合同内容、对合作各方进行访谈、发行人及合作方提供说明以论证有关人员任职合法合规以及拟上市公司不存在受让、使用属于高校或其他公司人员职务发明的情况等。

3、中介机构还应对拟上市公司是否存在关于知识产权侵权的纠纷及潜在纠纷进行核查，尤其是公司及核心技术人员涉及职务发明侵权诉讼案件的，应具体说明案件审理进程及结果，对案件可能的不利审判结果对拟上市公司的影响程度做出说明，还可从拟上市公司主营业务对有关技术权利依赖程度角度阐述。

三、拟上市公司可采取的合规措施

结合职务发明的认定要点及司法审判实践，拟上市公司可从以下方面做好合规措施。

首先，拟上市公司应加强对员工的背景调查，尤其是核心技术人员，包括员工的工作经历和职务范围、离职入职时间、技术领域和研发项目、是否有竞业协议或知识产权归属协议等；其次，拟上市公司应完善对相关人员的管理，例如与新员工签署不侵权承诺函、避免相关员工在离职一年内或竞业期限内从事与原单位本职工作相关的研发，还可与核心技术人员签署保密协议、竞业协议、知识产权归属协议，保护自身知识产权，如核心技术人员掌握的有关专利尤其是核心技术专利应属于拟上市公司所有，应安排核心技术人员转让专利。此外，对于员工的入职、离职、研发内容等关键信息应当合理地记录、保存，以确保在涉及争议时能掌握有利的证据，避免知识产权成果的流失；另外，还可以对离职员工的去向、行业内竞争对手的人事和研发情况定期地进行追踪和监控，以尽早发现任何潜在的知识产权权属纠纷。

在市场竞争激烈、科研实力和知识产权保护愈发受到重视、科技人才流动愈加频繁的环境下，监管机构乃至投资人对拟上市公司核心技术人员及职务发明情况也投入更多的关注目光。拟上市公司加强对核心技术人员及知识产权的合法合规性建设是保护自身利益以及防患于未然的必然选择，中介机构在辅导上市过程中也应加强对知识产权合法性的关注。