判断恶意抢注公众熟知的地名、建筑物名称的考量要素

在抢注上海某著名历史建筑群名称无效宣告案中，笔者代理建筑群开发商对抢注者名下的三十余件注册商标申请无效。本案中的著名历史建筑群具有百年历史，是上海市政府批准的风貌保护区，经开发商的保护性修缮与改造，已成为文化、旅游、商业的大型综合体。但开发商却苦于该建筑群名称被抢注，无法利用商标开展宣传。

鉴于标志性地名、建筑物绝大多数历史悠久或知名度极高，在有关单位计划对其开展商业开发前，往往已经被其他主体率先注册。在此背景下，通过有效的手段排除恶意注册的在先商标，就成为了当务之急。为解决这一困境，笔者在判断公众熟知的地名、建筑物名称是否可以注册商标后，梳理相关案例，力求排除障碍。

《商标法》第十条第一款第（一)项规定“下列标志不得作为商标使用：同中华人民共和国的国家名称、国旗、国徽、国歌、军旗、军徽、军歌、勋章等相同或者近似的，以及同中央国家机关的名称、标志、所在地特定地点的名称或者标志性建筑物的名称、图形相同的”，依上述规定诸如“中南海、新华门、怀仁堂”等相关的名称、图形将不得作为商标使用。至于其他类型的地名、建筑物名称，只要其具有显著性、没有不良影响、不会让消费者产生混淆误认，同时也没有侵犯他人的著作权，便具有作为商标注册使用的可能。

笔者办理的上述案件中，抢注人的办公地点不仅毗邻该著名历史建筑群，而且自2012年起每三年便开展新一轮该建筑群落名称的注册。此外，抢注人还将该建筑群落名称作为域名进行注册，并在网站中进行象征性使用，如发布多个带有该建筑群落名称的新闻报道，或宣称提供该建筑群落周边民宿服务，但其实根本无法操作使用，无法实现预订功能。

以上种种迹象，均可表明抢注人没有使用该建筑群落名称的意愿，却处心积虑维持建筑群落名称的注册状态，实际上只是为了待价而沽。通过上述证据的呈现，该抢注人的主观恶意可见一斑。

由上述案例可知，在判断诉争商标持有人的“真实使用意图”时，对其提供的使用证据材料应当予以“严格”审查——即，在诉争商标持有人申请了大量与他人具有较高知名度的商标的前提下，应当初步推定其具有“抢注的恶意”，仅在其提供的使用证据材料足以证明其具有合法使用意图，方能免除适用《商标法》第四十四条；相反，仅提供形式上的使用证据，则不应被采纳。如此，才能真正有效遏制恶意抢注的行为，防止恶意抢注人伪造使用证据来达到逃避《商标法》第四十四条的目的。

公众熟知的地名、建筑物名称具有社会公共资源属性。如果商标申请人多次甚至大量申请有关公众熟知的地名、建筑物名称或者其他公共资源的商标，且商标申请人不能作出合理解释，也没有实际投入使用的能力，那么这些商标申请行为难谓正当，很可能违反了诚实信用原则，构成《商标法》第四十四条第一款规定所指“以其他不正当手段取得注册”之情形。在这种情况下，应当对该商标不予核准注册或者予以宣告无效。

2017年发布的《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第24条规定也明确了这一点：“以欺骗手段以外的其他方式扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者谋取不正当利益的，人民法院可以认定其属于商标法第四十四条第一款规定的“其他不正当手段”。

结合司法实践，国家知识产权局发布了《商标审查审理指南》就《商标法》第四十四条第一款的“不正当手段”进行了具体的列举：

(1）系争商标申请人申请注册多件商标，且与他人具有一定知名度或较强显著特征的商标构成相同或者近似的；

(2）系争商标申请人申请注册多件商标，且与他人字号、企业名称、社会组织及其他机构名称、有一定影响的商品名称、包装、装潢等构成相同或者近似的；

(3） 其他可以认定为以不正当手段取得注册的情形。

除第四十四条一款外，北京市高级人民法院在《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》第7条中特别指明了：对于明显缺乏真实使用意图而“申请注册与有一定知名度的地名、景点名称、建筑物名称等相同或者近似的商标，且情节严重的”或者“大量申请注册商标，且缺乏正当理由的”，适用《商标法》第4条的规定。因此申请注册他人有一定知名度或较强显著性的商标或者其他商业标识“情节严重的”或者有“大批量、规模性抢注的”，既可以适用第44条第1款“不正当手段”的规定，也可以适用2019年《商标法》第4条。

那么将公众熟知的地名、建筑物名称作为商标申请注册的持有人“明显缺乏真实使用意图”的具体考量要素为何？笔者将利用有关案件进行探讨分析。

最高人民法院公布的2013年中国法院十大创新性知识产权案件“海棠湾”(2013)知行字第41号“再审申请人李隆丰与被申请人国家工商总局商标评审委员会、三亚市海棠湾管理委员会商标争议行政纠纷再审案”中，诉争商标申请注册人李隆丰利用三亚政府部门宣传推广海棠湾休闲度假区及其开发项目所产生的巨大影响力，抢先申请注册多个“海棠湾”商标。最高人民法院认为：李隆丰抢先申请注册多个“海棠湾”商标的行为以及没有合理理由大量注册囤积其他商标的行为，并无真实使用意图，不具备注册商标应有的正当性，属于不正当占用公共资源、扰乱商标注册秩序的以“不正当手段取得注册”的情形。

本案中李隆丰作为个人，不仅在第36类的不动产出租、不动产管理、住所（公寓）等服务上注册了本案的诉争商标，还在其他商品或服务类别上申请注册了“海棠湾”商标。此外，李隆丰还将其他公众知晓的海南岛的地名、景点名称的名称在多个类别的商品或服务上申请注册。

如此远超持有人经营范围、经营实力且不具备使用证据的商标注册行为，便难以说明商标持有人具有将诉争商标投入实际使用的真实计划或表现。

此外，“使用意图”是对于主观心理状态的认定，在个案中，法院需要基于被控持有人客观的行为表现，推断“使用意图”的真实性，除前述“海棠湾”中确定的“囤积商标”的客观认定因素，还可以通过持有人所处的地理位置、对公众熟知的地名、建筑物名称的注册频率、使用证据的真实性等方面，考察其是否“明显缺乏真实使用意图”。

最后，商标申请主体不同，也一定程度上决定了对申请行为正当性的判断。在英国太古集团有限公司与原国家工商行政管理总局商标评审委员会关于第10344461号“三里屯太古里”商标驳回复审行政诉讼一案中，“三里屯太古里”是太古公司在北京投资兴建的著名地产项目，北京高级人民法院认为申请商标“三里屯太古里”或者其构成要素并不属于可能对我国社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响的情形，因此，申请商标并未违反《商标法》第十条第一款第(八)项的规定。无独有偶，广州塔旅游文化发展股份有限公司成功注册了第28553369、31568635、18054240号等一系列“广州塔”、“小蛮腰”等系列商标，北京市颐和园管理处成功注册了第23767274、6259970号“颐和园 THE SUMMER PALACE”、“颐和园;SUMMER PALACE及图”系列商标等等。

结合上述法律规定和司法实践来看，“不正当手段”、“明显缺乏真实使用意图”均可以理解为主观“恶意”的客观行为，个案中法院在适用第四十四条时需充分考察各个方面的因素，包括注册的数量、比例、使用意图的真实性、被抢注标志性地名、建筑物名称的显著性和知名度、是否存在索要高额转让费的情形等，来综合判定诉争商标持有人在申请注册当时的主观状态。

在向中国与世界知识产权组织合作五十周年纪念暨宣传周主场活动所致贺信中，习近平主席强调“中国始终高度重视知识产权保护，深入实施知识产权强国建设，加强知识产权法治保障，完善知识产权管理体制，不断强化知识产权全链条保护，持续优化创新环境和营商环境。”因此，正确适用《商标法》有关规定遏制恶意抢注行为，保护公众熟知的地名、建筑物名称权利人合法知识产权，将有利于推动我国各地名胜古迹的保护与开发，同时对于建设健康的市场经济环境也具有极为重要的意义。