拟上市公司核心专利权攻坚战

    作者：杨思东、宋松、于智迪

    某科技有限公司于2012年6月向国家知识产权局递交了该公司的有关污水处理方面的核心技术专利申请,经过2次审查意见的答辩后,审查员仍然认为该申请不符合专利法第26条第3款的规定,即本申请说明书未对发明作出清楚、完整的说明，导致所属技术领域的技术人员不能够实现本发明，因此依据专利法第38条作出了驳回本申请的决定。

    本所律师建议该公司启动专利复审程序，依据专利法第41条第1款，在收到驳回决定之日起3个月内向专利复审委员会请求复审。该公司采纳了本所律师的上述建议，委托本所律师于2014年1月向专利复审委员会提出专利复审请求。

    经本所律师对本专利申请的技术文献和案情的深入研究，在意见陈述书中提出了如下观点：针对驳回决定中的焦点问题,原审审查员认为“说明书未给出进行改性时所需的电压、时间、胺溶液的浓度以及流量等参数的操作范围，而这些参数值的选择会影响到改性结果，即本领域技术人员不清楚在何种改性条件下才能实现对电吸附系统的改性。”，复审请求人认为：本申请说明书中记载了“在一个周期中执行与电吸附模块正常工作时相同的加电、短接进程，即相同的加电电压，相同的加电时间，相同的短接时间”。可见，本申请的说明书中已经明确记载了所需的电压、时间。本申请说明书中还记载了“具体可以采用pH值至少13的胺类溶液（诸如乙二胺、丙胺、季胺盐等）”。可见，本申请的说明书中已经明确说明了胺类溶液的ph值范围，并列举了相关胺类溶液。本领域技术人员根据实际情况，通过有限次数的实验完全可以获知较为合适的胺溶液浓度、流量等参数。如上所述，本申请说明书中已经公开了相关参数值，其它需要根据实际情况确定的参数本领域技术人员通过有限次数的实验可以获知，因此符合专利法第26条3款之规定。

    经专利复审委员会对上述意见陈述审核后，认为所属领域的技术人员在阅读说明书的内容之后，不需要付出创造性的劳动，就能够再现该发明的技术方案，实现其发明的目的，达到预期的效果，则说明书是公开充分的。基于此，专利复审委员会发出了第76某号复审决定书，决定撤销国家知识产权局于2013年X月X日作出的驳回决定，并由原专利审查部门继续审核该专利申请。

    之后，再次经过答复审查意见流程，最终该公司获得了本项核心技术的专利权。

    通过上述案例，拟上市公司或上市公司需要思考几个核心问题：其一、何时对核心技术申请专利？其二、专利申请文件应公开到什么程度？其三、专利申请过程中的行政和司法程序？

    针对第一个问题笔者认为，中国专利法采用先申请原则，即两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。因此，在条件允许的情况下，显然越早申请越好。

    针对第二个问题笔者认为，专利的实质是以公开换取保护，也即上述专利法第26条第3款的规定，要满足授权条件，专利文本必须对技术方案“充分公开”，达到本领域技术人员按照公开的文本可以再现该专利的技术方案。但是，通过长期的技术积累和技术人员的反复试验得出的“最佳”参数配比是否需要一并公开呢？通过本案可知，并不一定需要公开“最佳”参数配比，以符合专利法第26条第3款，只需给出相关参数范围或基本配比，使本领域技术人员能够再现技术方案，可以解决相关技术问题，达到最基本的技术效果即可。

    针对第三个问题笔者认为，拟上市或上市公司需要知晓专利申请过程中的行政和司法程序，一旦未能获得专利权，应及时启动后续行政或司法程序进行补救，尽量做到“程序用尽”，最终获得核心专利权攻坚战的胜利。