IPO专利核查之揭开发明人面纱
发布时间：2022.11.29
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核心技术是拟上市公司的重要竞争力之一。IPO核查中重点关注核心技术来源及其合法合规性，是否存在侵犯第三方知识产权或技术秘密的情形或风险，是否存在纠纷或潜在纠纷。对于专利技术，核查发明人身份背景是判断是否存在职务发明风险、特殊利益安排的重要方式，但实践中不乏存在一些专利挂名发明人的情况，可能隐含实际发明人规避职务发明、侵犯第三方商业秘密或相关发明署名权、报酬权的潜在纠纷，亦会引发审核机构对核心技术人员认定、特殊利益安排的质疑。此外，企业忽视发明人内涵而未依照实际研发贡献认定发明人，不利于激发研发团队成员的工作积极性，可能对企业长期发展不利。《中华人民共和国专利法实施细则》第十三条规定，“专利法所称发明人或者设计人，是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。在完成发明创造过程中，只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人，不是发明人或者设计人。”《专利法》第十六条规定，“发明人或者设计人有权在专利文件中写明自己是发明人或者设计人。”《专利法》第十五条规定，“被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖励；发明创造专利实施后，根据其推广应用的范围和取得的经济效益，对发明人或者设计人给予合理的报酬。”《专利法》第六条规定，“非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人；申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人。”我国专利申请过程中，并不对申请文件中所记载的发明人作实质性审查，专利证书上所记载的发明人仅是名义上的发明人，专利证书并不具有证明实际发明人的当然效力。实践中存在避免将自己列为发明人而是将近亲属或第三人列为发明人等方式规避职务发明规定的案例，IPO问询中亦有对发明人相关情况是否存在股权代持等特殊利益安排的质疑，在核查中中介机构需保持一定的敏感度。例如在麦澜德（688273）IPO案例中，不仅存在部分人员通过股权代持规避竞业禁止条款或原单位规定，还有专利挂名规避职务发明的情况。麦澜德系实际控制人杨瑞嘉、史志怀等人在伟思医疗任职期间出资创立，股权由亲属或朋友代持。公司设立后至报告期内，伟思医疗连续提起专利权纠纷诉讼，导致公司拥有的“一种阴道电极”等多项重要专利被法院判定为杨瑞嘉等人在伟思医疗任职期间的职务发明，专利权应归属于伟思医疗。 在相关的“江苏高院（2016）苏民终988号”判决中，离职人员史志怀、杨瑞嘉、周干未以自己名义而是通过不相关的第三人杨某申请专利，后又以公司的名义实际持有并实施涉案专利，进一步将从伟思医疗处不当获取的技术成果“洗白”。法院在庭审中证实杨某并没有研发涉案专利的能力，亦不能提供其研发涉案专利的相关证据，并没有对涉案专利的实质性特点作出创造性贡献，否定了其发明人身份。同时结合原告提供的研发证据以及离职员工的工作及履历，最终确认涉案专利属于职务发明。麦澜德IPO问询中，监管部门重点关注了核心技术来源，是否存在来源于伟思医疗或其他第三方的情形，是否合法合规；相关民事纠纷是否已经彻底解决，并评估后续涉诉风险以及是否会对发行人产品研发、生产经营产生重大不利影响；实际控制人等人在伟思医疗任职期间出资创立发行人并由他人代持股权是否违反相关合同约定，相关竞业禁止条款、保密条款是否会对发行人控制权、核心技术产生重大不利影响。除故意规避法律外，实践中亦有其他挂名发明人的情况，例如：二轮问询：根据问询回复，苗丕渠2009年离开天普生化设立新平台，自行创业从事在线吸附工艺开发，于2010年初步实现了树脂吸附工艺规模生产，并自2011年后实现了大规模生产供应，傅和亮2014年加入发行人。但是发行人拥有的“一种适用于从人尿中大规模富集白蛋白的方法”等专利的发明人包含傅和亮，而申请时傅和亮尚未加入发行人。请发行人说明：（1）“一种适用于从人尿中大规模富集白蛋白的方法”申请专利时，傅和亮尚未离开天普生化，是否涉及职务发明及依据，梳理发行人现有专利和在申请专利，说明是否存在类似情况，并说明是否涉嫌职务发明及侵犯第三方权利，如有，请列示，并说明对发行人生产经营的影响；（2）傅和亮在尚未加入发行人之前，已经为发行人发明专利申请人的原因，并进一步分析在2014年之前，发行人当时的股东是否存在为傅和亮代持的情形。回复摘要：（1）除“一种适用于从人尿中大规模富集白蛋白的方法”外，发行人现有专利权和在申请专利中，不存在傅和亮尚未从天普生化离职，但作为相关专利之发明人的情形。（2）经与苗丕渠、傅和亮书面确认，该项专利的主要发明人为苗丕渠，考虑到傅和亮系乌司他丁领域的知名专家、有其参与申请的专利可能更容易通过专利审查，因此在艾迪药业提交相关专利申请文件时，苗丕渠决定将傅和亮作为发明人之一列示其中。因此，傅和亮虽然作为上述专利的发明人，但不涉及执行天普生化的研发任务及利用天普生化的物质技术条件的情况，上述专利不应属于天普生化职务发明，未侵犯天普生化权利。（3）经苗丕渠、魏正坤、俞恒等股东及傅和亮本人确认，傅和亮2014年加入发行人之前，不存在发行人当时股东为傅和亮代持股份的情形。一轮问询：申报材料显示，（1）截至本招股说明书签署之日，公司共申请取得95项专利，其中16项发明专利，实用新型专利79项。其中，发行人一种从电解铜箔废渣中回收铜的方法发明专利的原申请人为逸豪优美科，逸豪有限于2017年11月受让取得该专利申请权。发行人共计34项专利，因专利代理机构工作错误导致发明人中存在未参与该等专利相关研发工作的人员（包括发行人员工及3名逸豪优美科员工）。经自查发现后，其中32项专利的发明人已在获授权前完成更正，2项专利正在变更过程中。（2）发行人存在20项专利均系发行人员工的职务发明，曾误将专利申请人登记为发行人法定代表人张剑萌，专利申请人已于专利权登记前变更为发行人。请发行人：（1）说明一种从电解铜箔废渣中回收铜的方法的申请人为逸豪优美科的原因，该专利登记的发明人，是否为逸豪优美科的员工，该专利是否为发行人的核心技术，逸豪有限于2017年11月受让取得该专利申请权所支付的对价。（2）说明发行人34项专利因工作错误登记逸豪优美科员工的具体情况，相关逸豪优美科员工姓名，认定为工作错误的具体依据，发行人核心技术是否依赖于逸豪优美科，发行人与逸豪优美科历史上是否存在人员混同的情况，发行人是否存在侵害逸豪优美科及其员工知识产权的行为。（3）说明发行人取得主要专利的研发过程，取得和使用专利、软件著作权、商标的过程是否合法合规，是否存在知识产权侵权行为或纠纷。回复摘要：1、上述专利因专利代理机构工作错误导致部分发明人填报出现混淆，具体依据主要包括：（1）经核查上述专利的研发项目立项文件、研发材料领用记录、研发过程记录和总结报告等研发资料、发行人相关研发人员的劳动合同、简历、专利证书及权利说明书，并经发行人及其核心技术人员、研发人员书面确认，上述专利均为发行人研发团队共同的职务发明创造。（2）相关登记错误人员未参与上述专利的研发工作。（3）专利代理机构在专利申请过程中混淆了相关人员。因研发过程中参与员工较多，部分研发团队人员不再参与研发工作后，发行人未及时书面通知专利代理机构进行信息更新；逸豪优美科曾为发行人控股子公司，发行人曾向代理机构提供了包含逸豪优美科人员的研发团队名单，发行人未及时通知专利代理机构逸豪优美科股权转让事项，导致逸豪优美科员工被错误登记为相关专利的发明人。（4）发行人未重视专利申请文件的发明人填报工作，疏于管理和监督。2、逸豪优美科为发行人控股子公司期间，发行人与逸豪优美科个别行政人员存在混同的情形。转让后，经查阅发行人及逸豪优美科的相关银行流水、员工名册、工资表，发行人与逸豪优美科不存在人员混同的情形。3、除通过受让申请权取得的1项专利外，发行人其他专利均系发行人研发团队利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，发行人不存在侵害逸豪优美科及其员工知识产权的行为。二轮问询：审核中关注到，截至报告期末，发行人拥有的专利中，34项专利曾经存在发明人含有未参与该等专利相关研发工作的人员的情形，包括2名发行人员工及3名关联方逸豪优美科员工，其中，相关逸豪优美科员工为熊以俊、薛国元、陈传林，该3人所涉专利共8项。请发行人说明：优美科国际有限公司作为逸豪优美科股东对专利转让及发行人专利原发明人变更是否存在争议。回复摘要：经访谈逸豪优美科总经理，优美科国际有限公司对逸豪优美科将“一种从电解铜箔废渣中回收铜的方法”专利转让给发行人及发行人专利原发明人变更不存在争议。一轮问询：关于核心技术人员。根据公开资料，发行人发明专利的主要发明人为曹常瑜、陆敏婷及赵美云，上述三人未被列为发行人核心技术人员。请发行人说明曹常瑜、陆敏婷及赵美云的基本情况，是否仍在公司任职，未将该三人列为核心技术人员的原因及合理性，发行人核心技术人员的认定是否符合《问答》第6条的规定。回复摘要：（1）发行人部分发明专利登记的主要发明人为陆敏婷、曹常瑜的原因：①上述发明专利为公司集体智慧成果，主要是集合电子、机械、光学等领域的高校专家、公司员工的行业经验等形成的集体研究成果，其所有权归属于发行人；②公司正处于初创期，包括研发制度在内的各项规章制度正处于不断完善过程中，同时研发团队成员也处于一个动态变化的过程中，因此公司发明名义登记人登记为实际控制人指定的财务人员陆敏婷、曹常瑜。（2）发明人登记在赵美云名下的原因：赵美云为产品研发中心下属的数据电子部部门经理，主要负责公司产品相关的数据链路工作，是公司的研发技术骨干。随着公司的不断成长，包括研发制度在内的各项规章制度的不断完善，为激发研发团队成员的工作积极性，增强其主观能动性及荣誉感，公司根据研发人员的具体贡献，由产品研发中心指定一名或几名人员作为发明人申请相关专利。发行人的核心技术人员是通过多维度认定标准（牵头执行重大项目情况、专业能力、行业从业经验、研究成果、荣誉、学历等）综合判断，而非仅通过其是否为公司发明专利的主要发明人这一单一维度来认定，因此其三人根据上述认定标准未被认定为核心技术人员。根据前述认定标准并经公司第一届董事会第五次会议审议，发行人认定方林、何少锋、CHEN DONG三人为核心技术人员。一轮问询：关于核心技术。申报文件显示：2020年2月25日，发行人员工郭汉泉将其持有的发明专利“一种快门式3D眼镜液晶光阀及其制备方法”无偿转让给发行人。发行人称该项发明专利系归属于发行人的职务发明，系出于保护商业秘密、避免竞争对手知悉发展战略的目的，授权研发部门负责人郭汉泉以其个人名义申请该项发明专利。为规范资产完整性，发行人于2020年自郭汉泉处无偿受让该项发明专利，上述专利转让不存在利益输送的情形。请发行人说明无偿受让郭汉泉发明专利系归属于发行人职务发明的依据，并提供骏成有限对郭汉泉的委托书、郭汉泉对上述事项的承诺函备查。回复摘要：（1）该发明专利主要系发行人的任务安排，系利用发行人的物质技术条件所完成的发明创造；发行人与郭汉泉订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出了约定。（2）骏成有限对郭汉泉的委托书、郭汉泉对上述事项的承诺函已提供作为备查。一轮问询：根据申报材料，发行人共有47项软件著作权和2项发明专利。一项发明专利为受让取得，公开资料显示该专利最初权利人为中兴通讯股份有限公司，发明人为赵阳，后转让给广东高航知识产权运营有限公司，之后转让给发行人，并于2017年9月19日完成权利变更，发明人由赵阳变更为尹健、张春、郑聪毅和林阳庆；报告期内未见相关支出记录；一项发明专利的主要研发人员田文春郑聪毅中，田文春于2015年7月至2015年12月曾任公司技术总监，后因个人原因离职。请发行人说明：（1）购买上述专利的时间、价格、原因及背景，发明人变更的原因、该专利在发行人产品中发挥的具体作用及是否为关键作用、是否存在纠纷及潜在纠纷；（2）购买上述专利支出的金额，及在发行人报表中的列示情况；（3）2015年申请的发明专利中主要研发人员的去向，是否存在技术泄密风险。回复摘要：（1）公司基于储备信息安全通信加密技术，购买上述专利，相关价款已于2017年8月支付，但随着技术简化与优化，此项技术路线逐渐被淘汰，不再具备实用性。（2）该专利发明人变更的原因一方面系公司相关工作人员对《专利法》等相关法律规定缺乏深刻的认识从而对于受让的专利权属产生误解，误以为将发明人变更为公司员工可以更好地保障专利所有权；另一方面系公司与专门从事专利代理服务的转让方——广东高航沟通协商专利受让及变更发明人的过程中，亦未收到转让方关于不能进行发明人变更的通知或告知。基于上述理由，公司办理了相关专利的发明人变更手续。（3）发行人2015年申请的发明专利中的主要研发人员田文春已于2015年12月从公司离职。经访谈田文春，田文春离职后先后从事过数据清洗技术、区块链和软件评测工作，田文春离职后在相关企业任职期间不涉及使用或潜在使用发行人上述专利的情形，不存在技术泄密的风险。发明人身份的确定是判定专利权属的关键。实践中可能存在为规避法律而未记载实际发明人的情况，对于IPO核查来说，专利证书并不具有证明实际发明人的绝对效力，中介机构对于没有相关专业、行业背景的发明人的相关专利权属应当保持合理怀疑，需访谈了解相关研发过程、取得研发过程资料等进一步核查，尽到专业人士的注意义务；对于存疑情况，应当补充核查确认背景原因，识别是否存在特殊利益安排、潜在纠纷或违规情况。但对于公司来说，如有员工将其在公司的职务发明另外以第三人名义申请专利，公司需要提供合理怀疑的相应证据，除非有相反证据足以推翻专利文件所记载的并非实际发明人，否则以专利文件记载为准。因此，为避免研发成果流失，建议公司加强对研发工作的记录和管理，包括但不限于保存技术研发的相关过程资料、发明人在单位工作中经办、签字或审批的相关研发报告、方案等文件，对于员工的入职、离职、研发内容、岗位职责等关键信息应当合理地记录、保存，以确保在涉及争议时能掌握有利的证据。此外，公司可与核心技术人员等必要人员签署竞业限制、保密协议，对离职员工的去向、竞争性单位的研发情况保持关注，以尽早发现潜在知识产权权属纠纷。为更好地激励员工同时避免纠纷，对于公司自身员工的职务发明，应当避免虚列发明人，以免身为挂名发明人的员工要求企业支付发明人奖酬，或引发与挂名发明人兼职单位的相关争议。同时，公司需要对实际发明人给予合理奖励和报酬，用人单位对职务发明的发明人给予奖酬的法定义务具有强制性，单位不得以员工离职为由拒绝履行，也不得通过合同、制定规章制度等方式免除其应承担的该项法定义务。最后，对公司新入职的核心技术人员，需做好背景调查，核查其工作经历以及是否有竞业限制协议或知识产权归属协议、保密协议等，在以该等人员作为发明人时应当充分考虑职务发明、不正当竞争风险。在后续IPO过程中，沟通原单位出具书面证明不属于职务发明、不存在权属纠纷并非易事，尤其公司与该等人员原单位为同行业企业时，因此公司在申请专利、引进核心人才时即应当防患于未然。专利等核心技术是拟上市公司的重要资产，拟上市公司应当完善专利管理，建立健全内部控制，同时中介机构亦应当充分识别核心技术的相关风险，做好资本市场的守门人。
