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国枫视角
施耐德电梯,绝非施耐德电气所造—— 从“施耐德”电梯商标不予注册复审案谈驰名商标的认定与保护
施耐德电气(Schneider Electric SA)创建于1836 年,是总部位于法国的世界500强企业,以钢铁制造业起家,发展至今已成为全球电气行业的领导者,为100多个国家的能源及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案。
值得一提的是,施耐德电气是中国改革开放的领导者邓小平在法国留学期间的工作企业,也是包括胡锦涛主席在内的中国领导人历次访法时参观的企业,亦是中国改革开放后第一批到中国投资的大型跨国公司。目前在中国已拥有超过20家独资和合资企业。
看到这个商业标识,大多数人并不陌生,这就是法国施耐德电气的主要商标,作为中国一般公众广为知晓的电气品牌,在中国的大型场馆(奥运场馆、世博会场馆)、政府机关、商用办公楼和住宅等使用的断路器、开关产品上经常能看到,其与“ABB”、“西门子”并称全球电气行业三大领先品牌。
施耐德电气的商标在中国被商标抢注和侵权现象泛滥、屡禁不止,在施耐德电气的主要产品“开关、断路器“以外其他商品上也存在大量抄袭和摹仿、翻译方式的商标注册行为,宥于产品关联程度的因素,施耐德电气在维权中面临诸多困扰。
近些年,苏州一家公司在市场上生产销售标注如下商标(图三)的电梯产品,其自称是德国电梯品牌,2010年进入中国,与中方合资,声称是德国“SCHNEIDER”品牌电梯在亚太地区唯一的生产基地,年产能力可达6000多部(台)。
鉴于施耐德电气及其“Schneider Electric及图”在电气行业极高的知名度和影响力,苏州这家公司在电梯产品上使用“施耐德”、“SCHNEIDER”商标的行为,造成了市场的混淆和消费者的疑惑,误以为这家公司是施耐德电气的关联公司,施耐德电气的产品线已经涉足电梯产品。
实际上,这家苏州施耐德电梯公司与施耐德电气毫无关系,其宣传内容均为虚假。针对其侵权行为,施耐德电气中国总部委托律师先后对其提出商标注册异议,以及索赔标的1.3亿元的商标侵权民事诉讼。
我方律师团队自2004年以来,一直受托为法国施耐德电气及其中国区总部“施耐德电气(中国)有限公司”提供知识产权法律服务,累计代理其以商标非诉及诉讼业务为主的知识产权法律事务超过千件。
本案中,我方团队代理对苏州施耐德电梯有限公司第11447491号“施耐德”商标的确权授权案件,并历经异议、不予注册复审行政程序,以及商标不予注册复审行政纠纷一审、二审((2019)京行终7152号判决),最终施耐德电气的第G715396号“Schneider Electric及图”商标被认定驰名商标,从防止驰名商标淡化、贬损的角度予以了法律保护。最终诉争商标不予注册,该案有效维护了施耐德电气的合法权益。
更重要的是,在上述商标确权授权案件所认定的事实、证据和结论,打掉了其在民事侵权案件中竭力抗辩的权利基础,尤其是对施耐德电气第G715396号“Schneider Electric及图”商标认定驰名商标并予以保护,为商标侵权民事诉讼的胜诉并获得高额赔偿提供了有力的支持和保障。
2020年末,苏州中院对施耐德电气(中国)有限公司与苏州施耐德电梯有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案做出一审判决((2019)苏05知初643号),涉案权利商标第G715396号商标被认定为驰名商标。苏州施耐德电梯公司突出使用“施耐德”“SCHNEiDER”标识的行为构成商标侵权。并鉴于其明显恶意,判决停止侵权并惩罚性赔偿施耐德电气4000万元。
本文将分享我方律师在苏州施耐德电梯有限公司第11447491号“施耐德”商标不予注册的确权授权案件的代理经验。
一、基本案情和解决策略
2015年,我方律师在商标公告监测过程中,发现了苏州施耐德电梯有限公司(以下简称“诉争商标注册人”)申请注册并初审公告的第11447491号“施耐德”商标(以下简称诉争商标,如图五),指定使用商品主要是第7类的“电梯(升降机)”等。
我方律师代理对诉争商标提出异议,鉴于施耐德电气在第7类“电梯(升降机)”及类似商品上并无相同或者近似的商标,故本案难以直接适用《商标法》第三十条来阻止诉争商标的注册。但考虑到施耐德电气在第9类“断路器、开关、接触器”等商品上,拥有较高知名度的第G715396号“Schneider Electric及图”商标(以下简称引证商标,如图六),因此我方团队在制定保护策略时,重点围绕该引证商标驰名认定及其跨类保护展开。
驰名商标,是指在中国为相关公众所熟知的商标。一方面,驰名商标是企业核心竞争力,作为公司的一项重要的无形资产,有助于提升公司形象和产品影响力;另一方面,我国行政机关及司法机关对驰名商标的保护范围和保护力度均要远大于普通商标,不但可以在不相同或不类似的商品或服务上予以法律保护,还可以有效预防和纠正将他人驰名商标作为企业名称进行注册和使用的不当行为。
当事人依据《商标法》第十三条第三款的规定主张诉争商标构成对其已注册的驰名商标的复制、摹仿或者翻译而不应予以注册或者应予以无效的,需要考量诉争商标的使用是否足以使相关公众认为其与驰名商标具有相当程度的联系,从而误导公众,致使驰名商标注册人的利益可能受到损害:
本案中,诉争商标指定使用的自动扶梯等商品与引证商标据以驰名的“断路器、开关等”商品在功能用途、生产部门、销售渠道、消费群体等方面存在较高关联,同时考虑到引证商标的知名度、两商标标志之间的对应性,公众看到诉争商标时,足以使其认为诉争商标与引证商标具有相当程度的联系,进而破坏引证商标与施耐德公司的断路器、开关、接触器商品之间的联系,减弱引证商标的显著性、贬损引证商标的市场声誉,致使施耐德公司的利益受到损害。
本案对非类似商品上的商标注册行为,从防止驰名商标的混淆、淡化、贬损的角度对施耐德电气商标予以保护,树立了当事人商标维权的典型案例。
二、本案代理思路与证据准备
本案专业性较强,证据繁杂,且本案结果会影响到苏州中院正在另案审理中的双方间标的为1.3亿元的商标侵权民事诉讼,诉争商标注册人也提出有力抗辩,围绕本案争议焦点,双方对抗激烈。
(一)本案中,代理律师依据驰名商标保护的适用要件分门别类提交了近5000页证据,包含权属类证据、销售类证据、宣传类证据、引证商标作为驰名商标保护的证据,以及引证商标与中文“施耐德”形成固定对应的证据,并提供多份证明苏州施耐德电梯公司存在摹仿和抄袭引证商标的恶意的证据等。证据扎实清楚,足以证明在诉争商标申请日前,引证商标在断路器、开关、接触器商品上已经具有较高的知名度和广泛的影响力,成为公众熟知的驰名商标。这一事实得到了一审法院和二审法院的认可和采纳。
(二)诉争商标注册人提出“电梯”是特种工业设备,施耐德电气不具备生产电梯的资质,并且“电梯”与“断路器、开关、接触器”等商品在功能、用途、生产场所等方面差异明显,不会造成相关公众的混淆误认。
对于上述观点,我方律师强调:
1、引证商标核定使用的“断路器、开关、接触器”等商品,是诉争商标指定使用商品“电梯(升降机)”等安全运行和控制的重要构件或者必不可少的部分,且电梯的商标通常就显示在“电梯开关控制面板”上,如下示例图(图七)。
缺少“断路器、开关”等商品的辅助,诉争商标指定的“电梯(升降机)”等商品较难独立运转和发挥作用。因此两者指定商品虽属于非类似商品,但从商品功能用途、生产部门、销售渠道、消费群体等方面存在较高关联,足以使相关公众认为具有相当程度的联系,从而对商品的来源产生误认。
2、即便施耐德电气不生产电梯,但是考虑到引证商标的知名度、两商标标志之间的对应性,公众看到诉争商标时,足以使其认为诉争商标与引证商标具有相当程度的联系,进而破坏引证商标与施耐德电气的断路器、开关、接触器商品之间的联系,减弱引证商标的显著性、贬损引证商标的市场声誉,致使施耐德电气的利益受到损害。
诉争商标与引证商标的中文翻译完全相同,而其指定使用的产品却并非源自施耐德电气,其使用无疑将改变人们对于“”/“施耐德电气”品牌已形成的固定认知,淡化或削弱该品牌与施耐德电气之间的必然联系,最终导致引证商标的显著性和商业价值的降低,对施耐德电气的利益和权利造成极大的损害,此种形式的损害相比于因消费者产生来源混淆/误认可能造成的损害,对于引证商标而言实际上是更致命、更深远的,因为丧失了自身的显著性、独特的价值和品牌形象的唯一性,长此以往,驰名商标的影响力和知名度将持续消弱。
因此,从这个角度来说,即便不考虑诉争商标的使用所可能导致的来源误认问题,就其使用可能会对引证商标的知名度及其与施耐德电气之间的固定联系造成削弱、淡化等不利影响。
3、如果核准诉争商标的注册,诉争商标将占有本该属于施耐德电气的品牌发展空间,削弱引证商标的公信力,最终对施耐德电气造成重大损害。
在国际知名品牌中,大量企业都在跨界经营:宝马从汽车、自行车到服装;小米从手机、笔记本电脑、电视到平衡车;施耐德电气从家用小夜灯、开关面板到变电站采用的环网柜、变压器、再到楼宇中纵横的母线,消费者非常容易将标有相同品牌的产品联想到一处,这正是诉争商标的注册和使用会造成引证商标淡化的根源。
因此,考虑到引证商标通过多年成本投入和实际使用已累积了极高的知名度和影响力,理应为施耐德电气在其他领域的发展预留一定发展空间。如果核准诉争商标的注册,将阻止施耐德电气进入电梯领域的机会,对施耐德电气造成重大损害。
并且,消费者基于对引证商标的了解和信赖,在看到与之中文翻译完全相同的诉争商标时,自然会对之产生一定的好感,对其指定使用的产品施以格外的关注,这种借助模仿他人知名商标而形成的市场竞争优势对于同行业市场上其他诚信本分经营的经营者也是不公平的,因此从这个角度来说,诉争商标也应不予核准注册。
(三)诉争商标注册人提出“Schneider”是外国的普通姓氏、与“施耐德”不是对应翻译,并列举了一些企业在欧洲和中国享有“Schneider”商标注册的情况,试图说明引证商标缺乏显著性。
关于该争议焦点,我方通过举证证明,德语姓氏“Schneider”对应的中文翻译是“施奈德”,施耐德电气在将其英文商标和商号“Schneider”翻译为中文并在中国投入使用之初经过了创造性的设计,即将“奈”变成了“耐”,这种改变充分地体现了施耐德电气“施耐德”的独创性和唯一性。
在中国大陆,外文商标的显著性判断,应以中国境内的相关公众的通常认识为准。本案中相关公众对“Schneider”是德国姓氏认知程度较低,因此“施耐德”商标使用在电气产品上,具有较高显著性。
我方同时提交的大量证据,均可证明“Schneider”与“施耐德”经过长期共同使用,已形成固定对应关系(如图八),不仅显著性较强,而且知名度和影响力较高,诉争商标构成对引证商标“Schneider”的翻译,两者应认定构成近似商标。
(四)诉争商标注册人提出,其对诉争商标的注册和使用,是源自于注册于黎巴嫩的“施耐德国际有限公司”的授权,且该公司在黎巴嫩、欧盟、英国、俄罗斯均在电梯商品上注册了“Schneider及图”商标,上诉人具有合法来源和法律基础。
关于该争议焦点,我方仔细核对证据,并请境外律师配合在黎巴嫩进行调查,发现该境外公司的注册地址上只是一个地库,且并无实际经营(见图九、十)。
我方进一步强调,商标权注册和保护具有地域性,即便施耐德国际有限公司真实存在且在部分国家注册“Schneider及图”商标,但其注册效力并不能及于中国。其也没有权利授权上诉人在中国使用“Schneider及图”商标或者其对应翻译“施耐德”。
(五)我方另提交了多份证据,证明诉争商标注册人存在诸多恶意,有力地确保了案件实体正义的实现。
引证商标指定使用的工业和民用电气设备相关产品进入我国市场时间较早(1987年),诉争商标注册人作为特种工业设备的生产经营者对此理应知晓,可是该公司无论是登记商号还是申请注册商标,均未进行合理避让,该行为难谓善意。
施耐德电气在苏州(诉争商标注册人住所地)有四家关联公司,成立日期均早于诉争商标注册人公司成立日期和诉争商标申请日期,其中施耐德开关(苏州)有限公司更是早在1992年就已经成立,并且在当地及全国同行业具有较高的知名度。
经查询诉争商标注册人的企业信用信息,诉争商标注册人当初设立之时(2010年),因为存在商号为“施耐德”的第三方在先名称而注册名称为“苏州施耐特电梯有限公司”,后来该在先公司注销后,诉争商标注册人马上将公司名称更改为“苏州施耐德电梯有限公司”。显然是为了攀附引证商标的知名度。
更值得一提的是,诉争商标注册人没有申请诉争商标的正当理由,且对“施耐德”文字的创意来源解释前后矛盾,不能自圆其说,应认定为“恶意注册”。
本案代理律师依据驰名商标保护的适用要件,分门别类提交了近5000页证据,展现了较高的专业水平,并得到了两审法院的认可和采纳,认定引证商标在断路器、开关等商品上已经具有较高的知名度和广泛的影响力,成为公众熟知的驰名商标。诉争商标指定使用的自动扶梯等商品与引证商标存在较高关联,从防止驰名商标淡化、贬损的角度予以了法律保护。
本案对非类似商品上的商标注册行为,从防止驰名商标淡化、贬损的角度对予以保护,树立了当事人商标维权的典型案例。在中美贸易谈判的艰难阶段,彰显中国司法机关保护外国投资者知识产权的决心和实际行动,取得良好的社会效果和国际影响。